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如何“夺回”被抢注的商标

Publication 2021年5月4日

在实践中,有不少在中国使用商标的品牌权利人(下称“品牌方”),因为在中国仅仅进行涉外定牌加工(Origin Equipment Manufacture,OEM)或使用代理从事多年商业活动,而一直未在中国注册其商标;直到商标被抢注很久,抢注人在商业或法律上对其造成阻碍,品牌方才发现被抢注的事实而考虑应对的情况。在中国商业布局之前提前进行知识产权布局是理想的状态;然而现实和理想总是存在偏差,在现实情况中商标已经遭遇抢注并居于被动地位时,如何亡羊补牢解决问题也是需要关注和应对的。

现状及危害

在大多数情况下,抢注人在获得商标权之后,因为其对抢注本身不正当性的明知,一般很少会立即依据其商标注册对品牌方采取行动。这种情况下对品牌方的有利方面是,如果能够及时发现,则会在基本不影响品牌方商业利益的情况下给品牌方一定的回旋及应对时间。但从另一个角度而言,该情形也会在一定程度上对一些品牌方造成麻痹,令其忽视抢注情况的存在或对其产生的影响;等到抢注人商标注册已超过五年或其业务已经发展到一定程度,该抢注情况会对品牌方造成更为严重的影响,品牌方也更难拿回被抢注商标。

当然,品牌方迟早会发现自己的商标被他人抢注的事实。届时,之前尚未发现抢注现象或发现了抢注但怠于行动的品牌方往往会陷入焦虑并希望立即对抢注人采取行动并拿回自己的商标。这种心情可以理解,但一旦匆忙对抢注人采取发律师函或其他行动,可能不仅于事无补,反而会因此暴露己方意图而招致抢注人反击,例如将抢注的商标进行海关备案以查扣品牌方出口的货物,或直接对品牌方的生产销售行为进行投诉甚至提起商标侵权诉讼。在尚未充分准备的情况下,品牌方在抢注人的反击面前往往会被动应对并处于劣势;一些品牌方甚至可能将此归因为主管机关对知识产权的保护不力。

抢注人情况及动机

对于在初期忽视或怠于维权,在被抢注人反击之后又处于被动局面的品牌方而言,应该如何应对呢?

在遭遇抢注且事后才发现时,品牌方往往急于采取行动试图立即夺回本应属于自己的商标;在这种情况下,品牌方很容易直接采取常见的模式化行动方案,例如无效对方商标或直接起诉抢注人。然而,实践中不同商标抢注人的动机其实差别很大;若不分青红皂白直接采取模式化行动,往往容易招致失败。因此,在深入调查、了解、并分析抢注人抢注动机的情况下,才有可能定制出符合实际情况的有效方案。

一般而言,抢注人的动机虽然个案千差万别,但大致可以分为两类:一类是为了囤积商标并高价出售,以此牟利;另一类是准备将抢注的商标用在对应的商品或服务上,并以此误导消费者以获取商业利益。对品牌方而言,第二类抢注人造成的商业利益及对品牌名誉的危害可能会更大。

应对措施

由于本文讨论的情况主要是品牌方对商标抢注发现较晚,甚至一些商标已经注册超过五年的情况,因此针对被抢注商标采取常规的无效、撤三行动往往很难奏效;通过律师函或诉讼,不仅极有可能无法成功,而且会导致被对方反击海关查扣、被投诉侵权等被动局面。

因此品牌方需要根据案件情况及抢注人的动机及反馈,制定量身定做的方案,才有可能取得相应的效果。如果抢注人在抢注商标后借此进行商业活动,则多数情况下同时会侵犯品牌方其他权利,例如著作权侵权或不正当竞争行为。在这种情况下,在防范对方可能的反击行动的同时,可以通过固定抢注人其他侵权证据并与其谈判的方式,拿回被抢注的商标。当然,在证据固定之后,也可以根据谈判情况随时升级行动方案以施加更大压力给抢注人;笔者曾在多起案件中以此方案成功帮助品牌方拿回被抢注的商标。

当然,单一方案无法应对复杂的现实情况。所以,除了上述方案之外,根据抢注人具体情况,通过可能的其他途径,例如匿名购买或商业安排等方式,也有可能取得较为理想的效果。在笔者处理的案件中,曾有过抢注人和品牌方最终达成商业合作,并顺利解决商标抢注的案例。

综上所述,保护品牌方权利的最好方式还是未雨绸缪;在商业安排的计划阶段就考虑知识产权的布局及保护。当然,现实中无法做到预先安排时,发现被抢注也切忌基于焦虑而匆忙行动;只有充分了解抢注人动机并进行深入调查分析之后,才可能根据量身定做的方案取得较为理想的结果。

原文发布于商法。

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合伙人,上海太平洋负责人