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知识产权争议策略的关注点

出版物 May 2022

就知识产权保护而言,除了常规的知识产权维护体系,在发生争议时量身定做知识产权策略对维护客户知识产权及应对可能的法律风险也至关重要。制定知识产权争议策略时,除了权利基础、证据及法律责任确定等方面,实践中还有一些容易忽视的关注点。例如因为对案件事实方面的信息掌握不全面或在确定法律关系及具体诉讼请求等方向性问题上产生偏差,极有可能导致事倍功半甚至南辕北辙的情况。因此,在知识产权争议策略制定时,关注以下几个方面会有效促进策略的实施。

全面查明事实

虽说事实查明是一个基础性问题,但在实践中要做到尽量全面地掌握案件事实信息并非易事。现实中常常会遇到两方面的阻力,一方面,由于侵权人在实施侵权之前就已经做了相应风险规避的安排。例如在精心策划、多主体参与的侵权案件中,侵权行为实际控制人往往不直接出面,而是通过其掌控的在法律上貌似独立的其他公司进行侵权,或者采用其他方式隐匿自己的身份。这种情况下,市场上发现的往往仅是经销商,而很难发现真正的生产商;甚至即便发现了生产商,也并非侵权实际控制人的情况。

另一方面,委托人也经常存在有意或无意隐瞒部分事实的情况。无意的隐瞒需要代理人和委托人有效沟通解决,可参考本专栏前文《有效沟通助力高效知识产权保护方案》(见《商法》第12辑第8期);有意的隐瞒常见于委托人只陈述对己方有利的事实而刻意规避不利的事实,或者认为代理人只需要按其要求做指定的法律部分,而无需了解其他情况。然而,在案 件进行过程中,委托人往往会发现隐瞒事实对自己带来不利后果。

基于上述情况,一方面需要代理人在收集和分析证据时尽可能考虑到各种情况事实,并针对尚不明确的事实进行调查取证或提前考虑应对方案;另一方面,委托人在对代理人进行事实陈述时,也需要全面把对自己有利及不利的情况全面反馈给代理人,只有这样才能在知识产权争议案件中做到知己知彼,获得更高的胜算,具体请参考本专栏前文《知识产权侵权案件中的取证》(见《商法》第12辑第6期)。

界定法律关系

在相对复杂的知识产权冲突类案件中,法律关系的确定往往具有方向性的作用。基于“一事不再理”的诉讼原则,一些案件只能在违约或侵权法律关系中进行选择。即便可以基于不同法律关系进行诉讼,选择重点法律关系作为突破口,并在恰当的时机辅以基于其他法律关系的诉求也是一些案件致胜的关键。

例如,在技术秘密被他人(如员工)窃取并交由第三人申请专利的情况下,是追究商业秘密侵权责任还是推进专利权属纠纷可能也是需要根据个案情况认真选择的。此外,知识产权类案件中也常见争议双方授权确权类行政争议程序和侵权类诉讼同时进行的情况;此时如何选择主要法律关系并配合不同案件的进程安排行动方案也是非常重要的。

精准提出诉讼

结合主要法律关系的界定,在具体案件中准确提起相应诉求也非常重要。模糊或者不准确的诉求甚至会影响案件的成败,或者使付出与收获不成正比。知识产权侵权案件中,权利人除了必须提出的停止侵权诉求,还需要考虑对赔偿金额具体诉求的确定,以及是否针对侵权人提出“消除影响”的诉求。

另外,在不少案件中,侵权人可能同时侵犯多种权利,即便是针对单一商标权利的侵犯,也可能涉及不同类别的多个注册商标。此时,如何相对准确选择核心权利基础,不同类别的知识产权能否在同一案件中同时作为权利基础,也是需要考虑案件整体策略并参考审判法院的惯例仔细斟酌的。

管辖及其他

在发生涉及多个连接点的知识产权侵权时,权利人通常的优势就是可以结合侵权及取证情况选择不同地方的法院进行管辖。虽说原则上案件的管辖对案件结果本身不应当产生影响,但实践中当事人均倾向于选择己方所在地或发达地区法院对案件进行管辖。究其原因,至少选择己方所在地法院审理能节省权利人的在途时间及相应费用。选择审判经验丰富地区的法院,或者对类似案件有共同法律观点判例的法院作为管辖地,也能在一定程度上增加胜算。

综上所述,在知识产权争议案件中,量身定做的策略需要在尽可能查明案件事实的情况下,从不同角度进行分析斟酌,选择相应的法律关系并在恰当的管辖法院准确提出诉求,这样才能更有效应对知识产权争议。

原文于2022年03月21日发布于《商法》。

作者

上海太平洋负责人,合伙人,知识产权,反垄断及竞争