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借助外力推进知识产权策略

出版物 June 2022

知识产权策略的推进,在不少知识产权部门相对成熟的大公司都有综合而具体的安排,但其他不具备此类条件的企业往往需要借助外部调查公司、代理人和律师(以下统称“代理人”)的支持以形成并推进知识产权策略。当然,即便具备成熟知识产权部门的企业,也会在特定案件或特别情况中需要外部代理人的支持。

通过聘请外部代理人,不少权利人都有效借助外部支持推进了其知识产权策略,但也有一些情况下知识产权策略的推进不尽如人意。除了策略实施过程中遇到的客观情况及代理人未尽责的情形,可能也需要考虑在权利人主导策略时与代理人擅长方向契合度等问题可能造成的影响。知识产权策略的确立和有效实施并非易事,只有多方面分析考虑,才能充分利用外力支持策略的有效实施。

方案和策略

在简单清晰的知识产权案件中,直接明了的行动一般就可以解决问题;此时,可能一个恰当的案件方案就足矣。然而,在复杂知识产权争议案件或企业需要建立知识产权保护体系时,可能需要量身定做的策略可能才能有效应对。

量身定做的策略,需要同时考虑企业的商业发展以及知识产权部署情况。根据不同的商业类型及发展阶段,确定可能涉及的知识产权类别,需要保护的范围和措施,主要的商业竞争对手及其知识产权布局可能产生的冲突,市场上现有及潜在的知识产权侵权情况等等。就复杂案件的具体策略而言,需要考虑侵权对象的规模、侵权范围,可采取的行动以及行动推进方向、时机及根据对方反馈需要进行的调整等等。

外部协助

实践中,对知识产权保护重视的企业,对服务的深入度和要求也会更高。内部法务团队受服务对象数量的天然限制,无法大面积接触不同类型的案件;企业在遇到新类型的知识产权案件时,借助外力可以提高成功率并实现其经验的积累。当然,并非每个企业都有条件配备成熟的知识产权法务团队;这种情况下,借助外部代理人来弥补专业人士人手或在经验上进行快速积累,也是非常有效的方式。此外,对某些特定类型的案件,在外部代理人性价比更高的情况下,也可以选择借助外力。

高效助力

在确定需要借助外部代理人后的情况下,首先是要选对适合自己需求的代理人。当然,代理人相应的专业知识及业务能力是基础,但对企业更而言,是要根据自己的需求考虑代理人各自优势不同来选择借力。

在仅仅因缺乏专业人手需要借力的情况下,一般选择专业技术能够处理相应案件的代理人即可;若基于高性价比外包批量案件,则需要更多考虑代理机构整体处理批量案件的能力;对于处理疑难复杂知识产权案件或建立知识产权保护体系,则需要寻求具备丰富经验的专业代理人团队支持相应的策略制定及行动实施。

对于第三种情况,即便找到了合适的代理人,仍可能会出现即便找到了合适的代理人但最终结局仍不理想的状况。排除各类客观原因,以下几个方面值得委托人关注:

全面的事实背景沟通:复杂的知识产权策略往往需要对事实有全面的了解和把控,并基于该事实去安排后续的进一步调查、取证或投诉、诉讼等行动;复杂的侵权案件往往也可能涉及多个侵权主体,需要追究全部侵权主体尤其是侵权控制人的法律责任,以减少后患。若委托人认为代理人不需要了解全局,仅需解决自己所关心的部分问题,可能会因此导致对事实掌握不全面而最终产生不理想的后果。所以,事实沟通最重要是尽量“不遗漏”。

解决思路的充分交流:代理人的专业意见固然重要,但委托人的最终目的是借力达到合理的预期目标。在这个过程中,最重要的是“不隐瞒”。只有委托人清晰、全面地表达了自己的目标,并在代理人的专业经验的支持下向法律能够真正助力的方向调整,最终才能达到双方 “心有灵犀”的高效合作。

策略变化的及时沟通:策略的调整不仅会因为案情发展的变化而发生,而且会因为委托人商业环境变化或目的调整而变化。在复杂的对抗性案件中,情况随时会发生变化;任何一方了解到的无论是因商业或案情的情况变化,都需要及时和对方沟通协商,并据此进行相应的策略调整,才能应对新的变化。这个过程中的关键点是“要信任”。

总之,对企业而言,建立自身完备的内部知识产权部门固然重要,但在不同发展阶段、不同情况下借助外力的确能起到事半功倍的效果。建立在相互信任基础上对事实的全面了解、思路的充分交流及变化的及时沟通,是达成有效合作、取得理想结果的重要因素。

原文于2022年04月28日发布于《商法》。

作者

上海太平洋负责人,合伙人,知识产权,反垄断及竞争