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遏制不以使用为目的的恶意商标申请

出版物 January 2022

商标用于识别商品或服务的来源,真正的商标权利基础在于企业商誉的累积。 然而,由于买卖商标收入与注册成本之间存在巨大利润空间,现实中由此出现的商业模式值得关注:一些市场主体通过囤积商标作为投资手段获取不正当利益,收取高额转让费。

为打击滥用商标资源的恶意商标注册申请,2019年修订的《商标法》在第四条中增加了禁止不以使用为目的的恶意商标注册申请的规定。这是指申请人在申请商标注册时没有实际使用或没有使用该商标的意图,或者根据合理推断,不太可能使用该商标的情况。

根据《商标审查审理指南》,在认定商标申请是否构成“不以使用为目的”的恶意申请时,需要综合考虑多个因素,除申请人从事的行业特点外,还包括其业务范围和资质。 此外,还需要综合分析申请的商标本身、申请人提交的商标类别的数量及跨度,以及申请人是否有恶意注册的记录。

在深入探讨这个问题之前,需要指出的是,防御性注册和储备注册不构成《商标法》第四条规定的“不以使用为目的”的“恶意”注册,也不受该规定的约束。

前者是指申请人出于防御目的,一并申请与其注册商标相同或者近似的商标,后者是指申请人出于对未来的业务的有现实预期,提前申请了适当数量的商标。 防御性注册虽然缺乏使用意图,但不应基于主动保护的目的将其视为恶意注册。 另一方面,储备注册通常有明显表现将来使用该商标的特定意图。 因此,在企业预算允许的情况下,储备性和防御性注册,包括相同或类似商标的跨类别注册,仍然是建立企业品牌的关键策略组成部分。

目前,国家知识产权局主要通过两种途径贯彻《商标法》第四条的规定:商标申请程序中的主动审查和其他权利人在异议、无效等对抗性程序中提出的请求的被动审查。 接下来,我们将通过两个案例来了解国家知识产权局如何在不同的程序中适用该条款。

案例 A – 在商标申请程序中驳回恶意注册申请

在该案中,申请人林肯(深圳)出行科技有限公司于2020年申请了一系列(超过200个)包含“Lincoln”中文译名“林肯”的商标,这一异常引起了审查员的注意,并拒绝了该申请人当年提交的几乎所有商标注册申请。

在第47866230号商标驳回复审中,国家知识产权局认定申请人在短时间内提交了大量商标注册申请,明显缺乏实际使用意图,超出正常经营活动需要,易扰乱正常的商标注册秩序,已构成《商标法》第四条所指情形。

特别强调,在不具备一定商业规模的情况下,申请人虽然是一家贸易公司,但其提交的商标申请涵盖了所有类别的商品和服务,显然超出了公司的正常经营范围,不符合行业性质。 且这些申请难谓防御性或预备性注册。

国家知识产权局进一步指出,申请人名下共有929件商标注册申请,注册申请涉及45个不同的类别。仅 2018 年 5 月至 2019 年 1 月期间,申请人就提交了 500 多份申请,且上述申请行为在数量上的合理性也难以解释。

据此,国家知识产权局作出驳回上述商标及申请人提交的其他类似商标申请的决定。

案例 B - 恶意商标注册的无效宣告

在针对上述商标的无效宣告一案中,国家知识产权局虽然没有支持ROLEX根据《商标法》第13条规定的驰名商标保护的请求,但还是依据《商标法》第四条决定支持无效宣告。

国家知识产权局在其决定中指出,争议商标的注册人已在多个类别的商品和服务中提交了 800 多项商标申请,其中部分申请与其他知名商标相似。 被申请人对此未能提供合理的解释或证据来证明其使用争议商标的真实意图。 并且,据网络搜索显示,被告当时正在网上兜售其注册商标。

因此,国家知识产权局裁定被申请人已构成恶意囤积商标,该行为违反了诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册秩序,有损于公平竞争的市场秩序。

综上所述,国家知识产权局对不以使用为目的的恶意商标申请的遏制趋势越来越明显,并且在实际案例中对商标法第四条的应用也有增强的趋势。对权利人而言,在难以通过其他条款主张权利时,借助商标法第四条打击抢注人不以使用为目的的恶意商标申请也是值得考虑的方式。

作者

律师,知识产权