Building

商标抢注行为的民事责任追究初探

出版物 June 2022

随着商标的价值受到公众认识,商标行业蓬勃发展。同时,快速便捷的商标注册流程,低廉的违法成本以及巨大的利润空间,催生了一批依靠注册商标牟利的职业抢注者。抢注商标,即将他人在先使用的商业标识(如商标、字号、域名、著作权等)抢先申请注册商标的行为,包括同类抢注和他类抢注。实践中,也有抢注他人“被动使用”的标识(如缩写、外国品牌非官方中文译名、谐音),以及抢注知名人士姓名等案例。

自有商标被抢注一直是困扰着许多权利人,尤其是国外品牌的难题。由于我国实行“申请在先”的商标注册机制,给商标抢注留下了很大的操作空间。为优化营商环境,我国一直在加大打击恶意商标注册申请。虽然《商标法》中没有规制抢注商标的责任条款(因为这与“在先申请”原则相悖),但对于有证据证明的恶意抢注、职业抢注人、囤积商标等非正常申请还是有进一步遏制。此外,现行《商标法》也明确了积极协助恶意申请的代理机构的责任,形成了规范商标代理行业的有力举措。

面对商标抢注行为,在先权利人可以考虑先通过行政救济方式清除被抢注的商标,如对被抢注商标提起异议、无效或撤三等。如果抢注人存在利用被抢注商标从事混淆等不正当竞争行为,或是侵犯权利人其他权益,权利人可以进一步考虑提起不正当竞争或民事侵权诉讼。在另一种情况下,一些抢注人会依仗抢注商标向在先使用商标的权利人发送警告函主张商标侵权并进行诉讼威胁。对此,原权利人也可以考虑提起不侵权之诉的应对方案。

但是,如果抢注者只实施了单纯的抢注行为,而没有以上明显恶意或侵权行为的,一般情况下难以追究抢注人的民事责任。虽然抢注商标的成本很低,但原权利人维权成本(包括律师费、搜集和固定证据的费用、诉讼费用等)却非常高。尤其是在大规模抢注的情况下,双方支出的代价存在巨大的差异。即使被抢注商标被成功无效,原权利人通过行政手段获得的结果也只是让抢注人失去了原本不属于他的权利。而且,某些抢注人在一个商标被无效后,还可以通过更换马甲的方式再次实施抢注。因此,对于单纯的商标抢注,原权利人能否要求民事赔偿、追究抢注人的民事责任,是一个值得关注的问题。

如前所述,我国实行“申请在先”的商标注册机制,这意味着商标权利的授予并不以使用为前提,而主要以申请日为在先基准。在先使用只是对抗注册商标的抗辩,不能直接推翻注册商标。修改前的《商标法》对于规制商标抢注行为存在着很大的局限性。此前,商标局及法院判断恶意抢注的主要法律依据有第三十二条“不得损害他人现有的在先权利“,以及”不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,第十三条条对于驰名商标的跨类保护,以及第十五条禁止代理人和商业往来者的抢注的规定。这些规定对于在先权利、在先商标知名度,和抢注人的身份等方面做了一定的限制,导致适用的抢注案件范围有限,尤其难以打击大量投机抢注的情形。

值得关注的是,2019年新修订的《商标法》第四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定,旨在规范不以使用为目的的规模性商标注册、商标囤积等非正常注册申请行为,在一定程度上弥补了修订前商标法对于属于此类的抢注行为的规制。但第四条仍存在“不以使用为目的”和“恶意”的双重限制,在实际使用中仍有一定限制。此外,在行政处罚方面,第六十八条增加了对恶意申请商标注册的警告、罚款等行政处罚措施,旨在从源头上遏制恶意商标注册申请。但是,目前这种威慑更多的是政策意义的,具体处罚方式和标准还需要进一步的详细规定及实践。

如前所述,当抢注人除了抢注商标之外,还利用该商标进行诸如混淆、恶意诉讼等行为,给原权利人造成损失的,原权利人在对被抢注商标提起无效、异议后,还可以提起民事诉讼,追究抢注人的赔偿责任。而如果抢注人仅仅实施了单纯的抢注行为,且原权利人已经通过行政程序使抢注商标无效,是否还可能依据《反不正当竞争法》要求抢注人承担民事责任则需要更深入的分析。

根据《反不正当竞争法》第二条规定,经营者在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。该法所称的不正当竞争,是指经营者违反本法规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。

因此,判断被诉行为是否构成不正当竞争,关键在于判断该行为是否违反诚实信用原则和公认的商业道德。诚实信用原则既是民法的基本原则,也是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则,其要求一切市场参与者在追求自身利益的同时,不得损害他人利益和社会公共利益。任何违背法律宗旨和精神,以损害他人合法权益为目的,恶意获取和行使权利,超越权利边界,扰乱正当市场竞争秩序的行为,均属于权利滥用,其相关主张不应得到法律的保护和支持。

从这个角度看,单纯的恶意抢注他人商标牟利的行为可以纳入《反不正当竞争法》的适用范围。另一方面,从比较类推法角度来看,《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》全文将域名的注册行为与使用行为并列,规定注册行为和使用行为可以分别评价是否构成侵权或不正当竞争,并判决承担赔偿损失等法律责任。若参考对于域名注册的规范和审判实践,单纯的抢注商标行为也应当可以作为《反不正当竞争法》的被诉对象。因此,要求抢注人对单纯的抢注商标行为承担民事责任,也符合法律原则和司法实践。

此外,实施商标抢注行为给权利人造成律师费等维权经济损失属于因抢注行为而发生财产关系引起的、要求承担民事责任的诉讼,应当属于民事诉讼的受理范围。同时,抢注人因同一行为已承担行政责任的(如注册商标权利消灭),不影响法院进一步审理民事侵权责任纠纷。法院要求抢注人就抢注行为承担民事赔偿责任,也并不与行政机关的审查权限相冲突。

司法实践中法院认定抢注商标行为违反《反不正当竞争法》的两个比较典型的案例是2018年的拜耳案及2021年的艾默生案。这两个案件均有适用该法第二条对抢注行为予以规制;其中,艾默生案更是首次将单纯的商标抢注行为认定为不正当竞争行为。这些案例给面对大规模恶意抢注的权利人提供了维权的新思路。但从目前现有的审判实践来看,法院在适用《反不正当竞争法》裁判的商标抢注案件还有一定的共性,需要满足一定的前提:一是涉案的全部或者部分被抢注商标已被行政程序宣告无效、不予注册或撤销,商标局或法院已认定抢注商标行为违反《商标法》的有关规定,属于恶意注册情形;二,抢注行为通常是大规模及持续性的,而原权利人为提起行政程序消灭被抢注商标已产生可观的经济损失,或者已经影响到了原权利人正常经营; 三,抢注人除了申请注册商标的行为外,还伴有使用被抢注商标进行混淆、恶意投诉、迫使原权利人购买抢注商标等行为。其中,第一点一般是基础条件。在满足前两点的基础上,新的案例中第三点不再是必要前提。而要满足第一点,还要求抢注行为已达到《商标法》中无效或异议的标准,其对被抢注商标的知名度,抢注人的恶意等方面仍有潜在要求。

综上所述,除了近年来立法中对恶意及抢注行为的遏制,我们也看到司法实践中对抢注行为的打击力度无论从广度还是深度方面均有加强的趋势。权利人除了常规维权路径之外,也可以关注司法实践的最新动态,在合适的时机也可以多一个维权时的选择。

作者

律师,知识产权