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许可使用注册商标记得进行备案

Publication 2020年7月27日

在经营活动中,许可他人使用注册商标,签订商标许可使用合同是很常见的,在合同签署后也别忘记及时向国家知识产权局商标局进行相应的备案。

根据商标法第四十三条及《商标法实施条例》第六十九条规定

许可他人使用其注册商标的,许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料,由商标局公告。备案材料应当说明注册商标许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等事项。

商标许可使用根据实际情况分为独占使用许可、排他使用许可和普通使用许可三种类型。进行及时的备案可以对许可人和被许可人的合法利益进行更好的保护。

首先

商标使用许可经备案后,商标局会将商标号、许可人、被许可人、许可期限、许可使用商品/服务项目等信息进行公告,如果被许可人有任何超期限或超范围使用被许可商标的行为,除签署的合同外,许可人也可直接使用许可备案公告作为维护自己权益的直接依据。此外,如被许可商标被他人提起撤销三年不使用申请,那么该商标许可使用备案公告和被许可人使用被许可商标的相关事实也可作为使用证据进行提交。

其次

针对被许可人而言,如果商标使用许可合同未经国家知识产权局商标局的备案,不得对抗善意第三人。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条就提到,商标使用许可合同未在商标局备案的,不得对抗善意第三人。“上海帕弗洛文化用品有限公司诉上海艺想文化用品有限公司、毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷案”一案曾被刊登在《最高人民法院公报》2017年第2期的公报案例中,裁判摘要中指出:“在后商标使用许可合同相对人明知商标权人和在先商标使用许可合同相对人未解除在先商标独占使用许可合同,仍和商标权人签订许可合同,导致先后两个独占许可合同的许可期间存在重叠的,在后合同并非无效,但在后商标使用许可合同相对人不属于善意第三人,不能依据在后合同获得商标的许可使用权,在先取得的独占许可使用权可以对抗在后的商标使用许可合同关系。”二审法院认为:商标局将商标使用许可合同备案及终止备案的情况予以公告,其目的在于使不特定的第三人获悉涉案商标使用许可之权利变动状况,从而维护商标使用许可交易的安全。此外,被许可人也可作为商标的利害关系人,如发生注册商标专用权被侵害的情况时,被许可人根据不同的许可类型,也可采取提起诉讼的方式来维护自己的权益。

根据2019年11月发布的申请注册商标使用许可备案的指南,现在办理商标使用许可备案的手续和申请书件都有了一定的简化,权利人在进行许可使用时也别忘了及时进行备案并报送备案材料。

原文发布于合熔知识产权。

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